我国专利法第九条规定,同一发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人在同一日就同一发明创造同时申请实用新型专利和发明专利,而先取得的实用新型专利权尚未终止,申请人声明放弃实用新型专利权的,可以授予该发明专利权。

上述条款是2009年中国专利法修改的亮点之一。在具体实践中,有许多发明专利和实用新型专利同时申请,特别是在机械领域,这种现象比较普遍。然而,笔者发现,对于创造性高的技术方案,许多申请人仍然倾向于只提交发明专利申请。那么,什么时候应该同时提交两份申请呢?

根据我国专利法第九条规定,申请人申请专利有三种选择:一是只提交发明专利申请;二是只提交实用新型专利申请;三是同时申请两项专利。在讨论选择哪种专利申请策略之前,我们先来了解一下发明专利和实用新型专利的特点。

让我们从发明专利开始。一般来说,发明专利之所以“含金量高”,是因为它们通过了**知识产权局专利局的实质性审查。由于实际审查,发明专利权相对稳定。但是,审查周期相对较长,在中国一般需要2至3年时间。对于某些特殊领域,评审时间可能更长。另外,发明专利需要经过实质审查,这对创造性要求很高,专利申请很可能被驳回。经过申请、审查、答辩等程序,终可能得不到专利授权,这很可能是“白手起家”。

让我们谈谈实用新型专利。我国实用新型专利审查周期短,几个月就能拿到专利证书。只要不存在形式上的缺陷和明显缺乏新颖性,就可以授予专利。但是,实用新型专利不受实质审查,专利权的稳定性相对较弱。虽然获得了专利证书,“熟鸭子会飞”的事情也时有发生。另外,从侵权赔偿的角度看,实用新型专利的赔偿程度通常低于发明专利。

也正是由于上述原因,在实际操作中,当发明专利和实用新型专利同时申请时,如果两项专利都能获得专利授权,申请人往往会放弃实用新型专利,即使发明专利申请审查意见答复中修改后的权利要求的保护范围小于实用新型专利要求的保护范围。

有人可能会认为实用新型专利申请的文字要求相对较低,但在我看来,实用新型专利申请专利的要求其实很高。在某些情况下,在实际审理阶段,如果权利要求表述存在问题,并且发明专利申请中不包括具有创造性的关键技术特征,可以对其进行修改。如果实用新型专利在无效程序或诉讼中遇到类似的问题,修改权利要求的空间很小。

因此,发明专利和实用新型专利各有优势。当实用新型专利申请的书写质量较高时,其权利稳定性相对较高。那么,如果发明专利和实用新型专利同时提交,申请人应该如何选择“鱼”和“熊掌”?

笔者认为,在不考虑成本的情况下,同时申请发明专利和实用新型专利可能是一个更好的选择,除非申请人不愿意或不应过早公开技术方案(发明专利可以选择不提前公布,但实用新型专利必须在专利授权后公开)。